在國際專利布局中,企業(yè)最沮喪的時刻莫過于:投入巨資研發(fā)的核心技術(shù),在海外申請專利時竟被認(rèn)定為不符合“可專利性”客體,根本無法獲得保護(hù)。這不僅意味著前期研發(fā)投入的損失,更讓企業(yè)在海外市場陷入被動。
中美歐三大專利體系對可專利客體的界定存在顯著差異,尤其在軟件、商業(yè)方法等新興技術(shù)領(lǐng)域。本文將為您解析這些差異,助您避開海外專利申請的“雷區(qū)”。
PART
01
軟件專利
歐洲最為寬松
根據(jù)EPO審查指南,只要軟件發(fā)明包含了“計算機(jī)程序或硬件系統(tǒng)”實(shí)現(xiàn)的步驟,就被認(rèn)為具有技術(shù)性質(zhì),可通過專利適格性審查。在一個典型案例中,涉及通過計算機(jī)程序計算摩擦系數(shù)的方法,EPO認(rèn)為其“由計算機(jī)實(shí)施,包含技術(shù)手段因而具有技術(shù)性”,符合專利保護(hù)客體要求。
中國采取中間立場
與歐洲相比,中國對軟件專利的審查更為嚴(yán)格。同樣是涉及抽象算法的技術(shù)方案,在中國可能因“缺乏技術(shù)三要素”而被駁回。例如,谷歌公司的transformer算法專利在中國就曾因不符合專利保護(hù)客體被駁回,即使該算法在AI領(lǐng)域具有重大創(chuàng)新性。
美國標(biāo)準(zhǔn)最為嚴(yán)格且主觀
美國通過著名的Mayo/Alice測試規(guī)則審查軟件專利,重點(diǎn)在于判斷權(quán)利要求是否記載了 “顯著更多(significantly more)”的要素,使它們超出抽象概念的范疇。在實(shí)踐中,USPTO審查軟件專利時,通常會要求算法滿足兩個條件:一是通過硬件設(shè)備執(zhí)行,二是產(chǎn)生的技術(shù)效果與硬件設(shè)備本身特點(diǎn)有關(guān)聯(lián),例如實(shí)現(xiàn)了提高硬件性能的效果。
02
商業(yè)方法專利:技術(shù)性的核心分歧
對于商業(yè)方法專利,中美歐的分歧核心在于是否包含“技術(shù)特征”以及如何認(rèn)定技術(shù)性。
在歐洲,商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明如果包含技術(shù)手段,就被視為具有技術(shù)性。例如,在一個綜合管理家庭垃圾回收的案例中,EPO認(rèn)為該方案涉及技術(shù)手段,因而屬于專利保護(hù)客體。
中國與歐洲類似,對商業(yè)方法專利的審查也要求有技術(shù)特征。
美國對商業(yè)方法專利的授權(quán)則持更為謹(jǐn)慎的態(tài)度。雖然理論上商業(yè)方法可以獲得專利保護(hù),但近年來法院通過一系列判決大大限制了商業(yè)方法專利的范圍,要求其必須包含“發(fā)明概念”,而不僅僅是實(shí)現(xiàn)抽象概念的方法。
03
實(shí)用建議
面對中美歐在可專利性客體上的核心差異,企業(yè)可采取以下策略:
提前規(guī)劃,區(qū)別撰寫
在提交專利申請前,應(yīng)針對目標(biāo)市場的專利法律規(guī)定,準(zhǔn)備不同版本的申請文件。特別是對于軟件和商業(yè)方法發(fā)明,在歐洲申請時可更直接地描述技術(shù)實(shí)現(xiàn);而在中美兩國,則需要更著重強(qiáng)調(diào)技術(shù)的創(chuàng)新點(diǎn)和實(shí)際應(yīng)用帶來的技術(shù)效果。
善用申請策略,降低風(fēng)險
對于具有高度不確定性的技術(shù),特別是可能被認(rèn)定為抽象算法或商業(yè)方法的技術(shù),可考慮采用多種類型權(quán)利要求并行的策略,包括方法、系統(tǒng)、設(shè)備及計算機(jī)可讀介質(zhì)等,以提高至少部分權(quán)利要求獲得授權(quán)的可能性。
關(guān)注動態(tài),適時調(diào)整
專利法律法規(guī)和實(shí)踐在不斷變化中。例如,EPO擴(kuò)大上訴委員會在2025年的新裁決中強(qiáng)調(diào),評估專利性時必須考慮說明書和附圖,而不僅僅是權(quán)利要求書。企業(yè)需要持續(xù)關(guān)注各司法管轄區(qū)的最新審查標(biāo)準(zhǔn)變化,及時調(diào)整申請策略。
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